公司名稱被別人注冊了商標怎么辦(2)
公司名稱被別人注冊了商標怎么辦
商標專用權(quán)與商標權(quán)區(qū)分的意義
1. 許可使用權(quán)以專用權(quán)為限
商標注冊人可以自己使用，也可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。但自己使用和許可他人使用都限于專有使用權(quán)，即核定注冊的商標和核定使用的商品。實踐中出現(xiàn)的超范圍“許可”，即允許他人在同一種或者類似商品上使用近似商標，或者在類似商品上使用相同商標，本質(zhì)上是對禁止權(quán)的放棄，而非行使許可使用權(quán)。而且，商標專用權(quán)范圍內(nèi)的許可通常不會引發(fā)糾紛，但超范圍“許可”可能與他人注冊商標發(fā)生沖突。
法國拉科斯特襯衫股份有限公司(以下稱法國鱷魚公司)和香港鱷魚恤有限公司(以下稱香港鱷魚公司)就雙方商標糾紛達成和解協(xié)議，香港鱷魚公司認可法國鱷魚公司的“圖形商標”(圖1)，法國鱷魚公司放棄所有針對香港鱷魚公司的訴訟請求，并“獨占許可”香港鱷魚公司注冊和使用新的商標圖形(圖2、圖3)。[9] 香港鱷魚公司的新商標與法國鱷魚公司經(jīng)核準注冊的商標并不相同，故不在法國鱷魚公司在先注冊商標的專用權(quán)范圍之內(nèi)，但在其禁止權(quán)之列。因此，法國鱷魚公司“獨占許可”香港鱷魚公司注冊和使用該商標，實際上并非在其專用權(quán)范圍內(nèi)的許可，而是對禁止權(quán)的放棄。僅就許可注冊而言，相當于為香港鱷魚公司申請注冊該兩商標出具了同意書。但兩商標能否獲準注冊，還取決于是否與他人在先注冊或者初步審定的商標相沖突，是否容易引起消費者混淆。
以香港鱷魚公司在第25 類申請注冊的第3800548 號商標(圖2，指定顏色)為例，該商標經(jīng)商標評審委員會駁回復審準予初步審定后，新加坡卡帝樂鱷魚私人有限公司(以下稱新加坡鱷魚公司)提出異議，商標局認為該商標與新加坡鱷魚公司的在先商標“東方鱷魚及圖”(圖4)構(gòu)成近似，裁定不予注冊。香港鱷魚公司提出異議復審，商標評審委員會認為未構(gòu)成近似，裁定準予注冊。[10]
2. 以商標許可使用費確定賠償數(shù)額的適用
《商標法》第43 條規(guī)定：“商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標”;第63 條規(guī)定：“侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定;權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數(shù)合理確定”。如果嚴格理解此處的“商標許可使用費”，當指商標專用權(quán)內(nèi)的許可，即商標注冊人許可他人使用其注冊商標所應(yīng)收取的費用。
侵害商標權(quán)的行為不限于未經(jīng)許可使用他人注冊商標，更多的是《商標法》第57 條第(二)項規(guī)定的行為，即“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的”行為，此類行為侵害的不是注冊商標的“專用權(quán)”，而是“禁止權(quán)”。侵害注冊商標禁止權(quán)的行為因造成消費者混淆會導致商標注冊人受到損失，或者侵害人因借用他人注冊商標聲譽推銷自己產(chǎn)品而獲得利益，故應(yīng)承擔損害賠償責任。而且，此類行為本質(zhì)上是進入了他人商標權(quán)的范圍，應(yīng)征得商標注冊人許可并支付費用。因此，對《商標法》第63 條中的“商標許可使用費”應(yīng)作寬泛解釋，既包括商標專用權(quán)的許可使用費，也包括放棄商標禁止權(quán)的許可費，兩者共同構(gòu)成商標權(quán)許可費。
3. 商標權(quán)維持以行使專用權(quán)為限
商標的價值和生命在于使用，囤積或者閑置注冊商標，是對商標資源的浪費，為清理閑置商標，鼓勵商標使用，在商標法上設(shè)立注冊商標無正當理由未使用可予撤銷的制度，乃各國立法通例，未使用年限有三年或者五年。根據(jù)我國《商標法》第49 條第二款的規(guī)定，注冊商標沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。
商標權(quán)包括使用權(quán)(專用權(quán))和禁止權(quán)，專用權(quán)是商標權(quán)人享有的法定獨占使用的權(quán)利，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。商標權(quán)的維持要求商標經(jīng)過真實、公開、有效的使用，而注冊商標使用范圍應(yīng)以其專用權(quán)為限，即在核定使用的商品上使用經(jīng)核準注冊的商標圖樣，故商標權(quán)的維持應(yīng)以注冊人實際行使專用權(quán)為限。實踐中，常出現(xiàn)注冊人實際使用的商標圖樣與核準注冊商標圖樣不一致、實際使用商品與核定使用商品不相同但屬于類似商品等情形，可以稱之為在禁止權(quán)范圍內(nèi)使用了“注冊商標”。
(1)改變商標圖樣。根據(jù)《商標法》第49 條第一款的規(guī)定，商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標(圖樣)的，由地方工商行政管理部門責令限期改正;期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。據(jù)此，自行改變注冊商標圖樣是《商標法》禁止的行為，在邏輯上從事商標法所禁止的行為，自不能產(chǎn)生維持商標權(quán)的法律后果。但是，鑒于三年不使用撤銷制度的立法目的在于清理閑置商標，鼓勵商標使用，而不是規(guī)范商標使用行為，故對改變商標圖樣這一不規(guī)范的商標使用行為應(yīng)區(qū)別對待，應(yīng)以是否改變注冊商標的顯著特征為標準。對未改變商標顯著特征的，可以視為使用，予以維持;對改變了顯著特征的，予以撤銷。《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》規(guī)定，實際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。
(2)超出商品范圍。商標專用權(quán)決定了商標使用商品的范圍應(yīng)以“核定使用的商品”為限，對于使用商品雖然超出核定商品，但與核定商品屬于類似商品者，對此是否可以視為注冊商標的使用，存在不同意見。一種觀點認為，商標權(quán)為私權(quán)，企業(yè)在市場經(jīng)營活動中使用商標在客觀上有多種形式，只要商標所有人有真實的商標使用意圖，并且存在實際使用的事實，即使實際使用商品與注冊核定商品不完全相同但屬于類似商品等情況，都應(yīng)當認為該商標在市場上未死亡，雖然該種使用存在某種程度上的瑕疵，但該注冊商標應(yīng)當維持注冊，不予撤銷。[11] 另一種觀點認為，此種使用實際上是未注冊商標的使用，消費者不會將其使用商品與注冊商標相聯(lián)系，不能發(fā)揮商標的功能和作用，不能推定為構(gòu)成對注冊商標的使用。[12] 換言之，僅在與核定使用的商品或者服務(wù)相類似的商品或者服務(wù)上使用，不能視為注冊商標的使用。[13] 本文亦認為，超出核定使用商品范圍的使用在性質(zhì)上屬于使用未注冊商標，使用未注冊商標自不能產(chǎn)生維持注冊商標效力的法律后果。
4. “商標權(quán)之禁止權(quán)的擴張”——馳名商標保護的制度設(shè)計
2001 年《商標法》第十三條只賦予馳名商標所有人禁止他人使用的權(quán)利，[14] 而未賦予侵權(quán)損害賠償請求權(quán)，確有不足之處?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2002〕32號)第1條對此進行了彌補，根據(jù)該條第(二)項規(guī)定，復制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，屬于商標法第52 條第(五)項[15] 規(guī)定的給他人注冊商標專用權(quán)造成其他損害的行為。據(jù)此，已經(jīng)注冊的馳名商標所有人可以享有損害賠償請求權(quán)。
依據(jù)我國2013 年《商標法》第五十六條[16] 規(guī)定和商標權(quán)原理，“馳名的注冊商標”的專用權(quán)與非馳名的注冊商標本無不同，即“以核準注冊的商標和核定使用的商品為限”，上述司法解釋所規(guī)定的“將他人注冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用”的行為，并不構(gòu)成對馳名商標專用權(quán)的侵害，而是侵害其不確定的禁止權(quán)。注冊商標禁止權(quán)的范圍包括專用權(quán)以及在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標。注冊商標構(gòu)成馳名商標時，禁止權(quán)就會適度擴張。
馳名商標的特殊性在于其具有高知名度，在于其附著的良好聲譽，在于其對消費者更具吸引力，在不相同或者不相類似的商品上使用與之相同或者近似的商標，仍可能誤導公眾或者造成其他損害，因此需要給予擴大保護，但在制度設(shè)計上是將其納入侵害商標權(quán)的范疇，還是應(yīng)單設(shè)條款，值得研究。本文認為，商標權(quán)保護以預先確定商標權(quán)的范圍為前提，如果將馳名商標的特殊保護納入商標權(quán)的范疇，就要求預先確定馳名商標的權(quán)利范圍，并經(jīng)公示方有公信力，使得其他在后商標使用人能夠預先避免進入該范圍。
注冊商標權(quán)的禁止權(quán)以相同或者近似商標和同一種或者類似商品為限，馳名商標能夠預先確定的禁止權(quán)范圍也無異于非馳名商標?；谏虡笋Y名而擴大的保護范圍是其禁止權(quán)的擴張，這取決于個案判定，具有不確定性，也無法預先確定。因此，不宜將馳名的注冊商標禁止權(quán)的擴張保護納入商標權(quán)范圍。此外，上述《司法解釋》只規(guī)定了侵害馳名的注冊商標的損害賠償責任，未規(guī)定侵害馳名的未注冊商標的損害賠償責任。但是，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2007]2號)第二條的規(guī)定，具有區(qū)別商品來源的顯著特征的商品的名稱、包裝、裝潢，應(yīng)當認定為反不正當競爭法第五條第(二)項規(guī)定的“特有的名稱、包裝、裝潢”。據(jù)此，馳名的未注冊商標可以被認定為特有的名稱、包裝、裝潢，從而依據(jù)《反不正當競爭法》獲得損害賠償。因此，可依據(jù)反不正當競爭法的一般原理進行制度設(shè)計，在侵害商標權(quán)行為之外，單設(shè)條款規(guī)定侵害馳名商標持有人(注冊人或者使用人)利益的損害賠償責任。
注釋：
[1] 《商標法》第56 條。
[2]《商標法》第1條、第3條第一款、第4條第一款、第5條、第23 條、第36 條第二款、第42 條第四款、第57 條第(六)項、第60 條第三款、第63 條第一款(2處)。
[3]《商標法》第7章標題、第47 條第一款、第55 條第二款、第57 條第一款和第(三)(七)項、第59 條第一至三款(3處)、第60 條第一款和第二款、第61 條第一款、第62 條第一款及其第(一)(三)(四)項、第64 條(5處)、第65 條。
[4]劉春田：《知識產(chǎn)權(quán)法》(第五版)，中國人民大學出版社2014 年版，第258 頁。
[5]吳漢東：《知識產(chǎn)權(quán)法新論》，湖北人民出版社1995年版，第341 頁。
[6]國家工商行政管理總局編著：《商標注冊與管理》，中國工商出版社2012 年版，第256 頁。
[7]劉春田：《知識產(chǎn)權(quán)法》(第五版)，中國人民大學出版社2014 年版，第258 頁。
[8][ 日]紋谷暢男：《商標法50 講》(魏啟學譯)，法律出版社1987 年版，第16 頁。
[9]陳輝：《法國香港“鱷魚”和解求共贏》，載《中華商標》2003 年第10 期。
[10]商標評審委員會：商評字[2015] 第0000024161 號關(guān)于第3800548 號“鱷魚恤CROCODILE SINCE1952 及圖”商標異議復審裁定書。
[11]應(yīng)蘇楚：《商評委召開專家咨詢會》，載《中華商標》2006年第12 期。
[12]周云川：《商標授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社2014年版，第455 頁。
[13]陳錦川：《商標授權(quán)確權(quán)的司法審查》，中國法制出版社2014年版，第419 頁。
[14]2013 年《商標法》第十三條仍延續(xù)了2001 年《商標法》的規(guī)定，未作修改。
[15]2013 年《商標法》第57 條第(七)項。
[16]2001 年《商標法》第51 條。
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